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干货:美国商标注册一二三!

注册商标的使用权利是具有地域性的,即在一个国家/地区获取的商标使用权利,仅在该国/地区有效,在其他国家/地区使用则不受商标保护。因此,对于一些想要进军国际市场、塑造国际品牌的企业来说,注册国际商标势在必行。

作为世界经济强国,美国一直是国内企业选择开展业务的热门国家之一。美国市场的高收益和购买力都是吸引企业进行品牌投放的原因。然而品牌出口也会涉及到一系列知识产权问题,而这个问题之一就是美国商标的注册。那么在进行商标海外布局时,美国商标该如何注册?

PART ONE

美国商标注册概述

-Overview of trademark registration in the United States-

Why——为什么要进行海外知识产权布局?企业进行海外布局的目的是什么?

企业根据制定的知识产权战略规划方案或是企业根据知识产权战略规划,确立海外知识产权布局的目标与策略。以专利布局为例,处于不同经营阶段的企业,对专利的价值需求不同,专利布局的策略也不同。

企业不同经营阶段对于专利的价值需求可以分为五个阶段:安全经营、成本控制、获得利润、战略整合和远见。在安全经营阶段,企业需要积累一定数量的专利作为保护手段和准入筹码;在成本控制阶段,在控制专利数量的前提下提高高价值专利的比例尤为重要;而到了远见阶段,企业主动预见未来,专利布局重在占领未来技术变革中的制高点,甚至可以跨领域,为实现企业战略转型提早做好准备。

企业拥有一个合理的架构来持有知识产权,将对于企业的跨国经营起到更为重要的作用,若不做规划,简单的商标注册及无专业安排的知识产权的持有甚至有可能适得其反,在实际运营时给企业带来更大的负担和损失。与传统而单一的商标事务所不同之处在于:英策集团特别擅长于合理利用境外架构的搭建,持有各种知识产权,为客户在跨境投资及运营中实施国际税务筹划,进而保护广大跨境客户的利益

What——针对什么进行布局?有哪些知识产权需要在海外获得保护?

企业需要审视和梳理自身的无形资产,明确哪些需要在海外获得保护,筹划申请不同层次、不同功能的知识产权保护,包括商标、专利、版权、域名等。例如:拥有自主研发技术的高科技企业,可考虑构建由“核心专利、外围专利、防御专利、竞争专利”组成的专利保护体系,以及建立技术秘密保护体系。

美国现行的商标法是1948年颁布的《兰哈姆法》,载于美国法典第15编。美国商标注册申请方式主要包含单一国家注册和马德里商标国际注册指定美国。单一国家注册指申请人直接向美国专利商标局(USPTO)提交注册申请的方式进行商标注册保护,本文主要就该注册方式进行介绍。
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申请方式

直接向USPTO递交申请(根据现行美国商标法的规定,需通过美国本地的在USPTO注册的律师提交申请)。

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申请主体

依据美国商标法规定,商标注册申请人可以是任何国家或地区的企业、事业单位、社会团体、商业者、自然人。以法人名义申请的,应提供企业营业执照;以自然人身份申请的,应提供身份证明文件。

2019年7月2日,USPTO宣布了一项新规定,要求所有非美国当地的申请人、注册人以及商标审判和上诉委员会诉讼的当事人都必须由一名获得美国执业许可的代理律师处理其在美国的商标业务。

PART TWO

美国商标的分类

-Classification of American trademarks –

1、商品商标:是将申请者的商品与其他厂商制造或销售的同类商品区别开来的商品标识。

2、服务商标:是指将某人的服务,包括某种独特的服务,与其他人的服务区别开来的标识。

3、集体商标:是由公司、协会或其他团体和组织的成员所使用的商品商标或服务商标。

4、证明商标:是证明他人所提供的商品或服务具有某种特性的商标。这些特性包括:商品或服务的地理来源或其他来源,商品所使用的材料,商品的制造方式,商品或服务的质量和精确度,或者该商品或服务是由某一协会或组织的成员所制造或提供等。可以申请和获得注册的有个人、国家、州和市等。

PART three

美国商标申请资料

– U.S. Trademark Application Materials-

美国商标申请资料

1、使用证据:印有商标的不同产品图片,产品图片要用产品名称命名,8-10张。

2、证明:个人申请需要提交身份证复印件或者扫描件;公司申请需要提交营业执照电子件或者扫描件。

3、商品名称和类别。

PART fou

美国商标注册流程

-U.S. Trademark Registration Process-

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申请提交阶段>>

申请人向USPTO提交商标注册申请,USPTO会分配申请号,申请人可以通过TSDR(Trademark Status and Document Retrieval)系统查询申请情况或者电话咨询(1-800-786-9199)其商标状态。此阶段约为3个月。

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商标审查阶段>>

如果申请人的资料符合要求,USPTO会将材料分配给审查员进一步审查,以确定申请人的商标申请是否符合联邦法律的要求。审查周期3-6个月,如未发现驳回理由,商标进入公告阶段/提供使用证据阶段。

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审查意见阶段>>

如USPTO在商标审查过程中,发现存在驳回理由的,会发出审查意见通知书。官方意见发出之日起有6个月答复期,申请人必须在答复期内针对前述官方意见进行答复,否则会被视为放弃申请。答复通过后,USPTO将安排公告;如答复未通过,USPTO会再次发出审查意见。申请人再有6个月的答复期限。若申请人放弃答复,USPTO将发出最终驳回意见。若申请人答复未通过,审查员有可能会再次给予期限答复或发出最终驳回意见。通常情况下,审查员会有2-5次的审查意见发出机会,具体以审查员的个案审查情况为准。

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公告阶段>>

审查通过后,USPTO会对拟注册商标进行公告,该公告在USPTO的官网刊登,每周进行更新。公告期为30天,对商标有异议的,应在30天内向USPTO提出异议申请。USPTO将在2个月内对异议进行审核,异议不成立的将进入下一阶段。

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登记阶段>>

在商标公告3个月后,在未收到异议申请或异议延期申请的情况下,USPTO将核准注册该商标。

英策君贴士:

目前全国以进入以知识产权为核心竞争力的新经济时代,合理安排企业的无形资产,如商标等,不仅有利于吸纳和利用创新资源,也是做税务筹划的核心资产而海外知识产权保护具有区域性特点,不同的国家对商标注册、专利申请等有不同司法制度与要求,对此,英策拥有多年的海外资源与丰富经验,依托专业的法律、税务、金融、贸易、商务等领域的优质团队,以其丰富的行业资源及经验,不仅仅局限于某单项产品,更是一体化平台,为客户提供最专业也最合适的各项涉及企业境内外发展的架构方案。可以帮助企业解决上述问题,助力企业更快更好地适应海外市场,相关详情可联络我们进行咨询。

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